Товарный знак на нескольких лиц в рф не регистрируют

Товарный знак на нескольких лиц в РФ не регистрируют

Французская и отечественная компании утвердили в судебном порядке мировое соглашение о совместном владении группой товарных знаков.

В Роспатенте сделку регистрировать отказались как нарушающую законодательство, сославшись на то, что совместное владение товарным знаком в РФ не предусмотрено.

Стороны попытались обжаловать отказ в суде, но первая инстанция и апелляция согласились с доводами Роспатента.

Успеха удалось достичь в Суде по интеллектуальным правам, отменившем ранее принятые акты по делу.

Арбитры указали в том числе на международные соглашения, в которых участвует РФ, и где допускается совладение ТЗ.

ВС РФ счел такую оценку законодательных норм поверхностной и отменил постановление.

Суд отметил, что российское законодательство разрешает совместное владение товарным знаком только в коллективной форме, но никак не в индивидуальной.

Что же касается международных соглашений, то Парижская конвенция, упомянутая в спорном постановлении, напрямую отсылает по вопросам регистрации ТЗ к национальному законодательству стран-участниц.

В итоге акты первой и апелляционной инстанции по делу ВС РФ оставил в силе.

Товарный знак на нескольких лиц в РФ не регистрируют

юридических и экономических новостей

ВС РФ: регистрация товарного знака на нескольких лиц возможна только в отношении коллективного знака

ВС РФ отменил постановление кассационной инстанции, признавшей законной регистрацию отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по договору о совместном владении.

3 июля Судебная коллегия (СК) по экономическим спорам Верховного Суда (ВС) отменила постановление суда кассационной инстанции, оставив в силе судебные акты нижестоящих инстанций, отказавших в признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки.

Французская компания Les Publications Conde Nast S.A. и ОАО «Синергия капитал» обратились в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки VOGUE, обязании возобновить делопроизводство по их заявлению и устранить допущенное нарушение.

Как установлено судами, в 2014 году СИП по иску ЗАО «Конде Наст» и компании Les Publications Conde Nast S.A. к ОАО «Синерия капитал» досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). В 2015 году СИП утвердил мировое соглашение между Les Publications Conde Nast S.A. и ОАО «Синергия капитал» по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В декабре 2015 года заявители обратились в Роспатент с заявлением о государственной регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки в порядке, установленном ст.ст. 1232 и 1490 ГК РФ, для соблюдения всех требований к оформлению перехода исключительных прав и установлению режима совладения на вышеуказанные товарные знаки компаниями Les Publications Conde Nast S.A. и ОАО «Синергия капитал».

Роспатент отказал в регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору.

Отказывая в регистрации, патентное ведомство исходило из того, что исключительное право на товарные знаки передается частично (50%) и результатом такого отчуждения должен стать режим совладения исключительным правом на данные товарные знаки.

Ведомство пришло к выводу о невозможности совладения исключительным правом на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

На основании изложенного государственная регистрация отчуждения исключительного права на указанные товарные знаки, результатом которой явилось бы установление режима совладения исключительным правом на них, не могла быть осуществлена.

Считая, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права заявителей в предпринимательской и иной экономической деятельности, заявители обратились в суд с заявлением о признании его недействительным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. Апелляция поддержала это решение арбитража.

Однако СИП в качестве кассационной инстанции отменил эти судебные акты, приняв новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований

СК по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с выводами, к которым пришел СИП, признавая незаконным отказ в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по договору о совместном владении.

Как отметил ВС, норма ГК РФ, в соответствии с которой исключительное право на средство индивидуализации (кроме фирменного наименования) может принадлежать нескольким лицам совместно, является общим правилом. Согласно конкретизирующим нормам, товарные знаки делятся на индивидуальные и коллективные в зависимости от состава правообладателей. Товары, производимые или реализуемые объединением лиц, обозначаются коллективным знаком.

Иного порядка совладения товарным знаком ГК РФ не содержит.

Хотя международные соглашения, участницей которых является Россия, допускают возможность совладения исключительным правом на товарный знак, они не предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно.

В частности, согласно Парижской конвенции от 1883 г. условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза по охране промышленной собственности ее национальным законодательством.

Таким образом, согласно российским законам товарный знак не может быть зарегистрирован на нескольких лиц. Исключением является только регистрация коллективного знака.

С подробной информацией о ходе рассмотрения данного дела можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел.

ВС напомнил, что нельзя зарегистрировать товарный знак на нескольких лиц

Общество хотело зарегистрировать отчуждение 50% исключительных прав на товарные знаки, но Роспатент ему отказал. Общество оспорило решение в суде. Две инстанции поддержали ведомство, но Суд по интеллектуальным правам отменил вынесенные акты и признал оспариваемое решение незаконным. Он сослался на нормы международных соглашений, участницей которых является РФ, – они прямо предусматривают возможность совладения исключительным правом на товарный знак.

Когда дело дошло до Верховного суда, тот раскритиковал позицию СИП. По мнению ВС, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу, что положения о долевой собственности (гл. 16 ГК) к интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку регулируются соответствующими нормами четвертой части ГК. ВС напомнил: согласно ст. 6C Парижской конвенции, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством. При этом российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц за исключением регистрации коллективного товарного знака. Поэтому судебная коллегия ВС отменила постановление СИП, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции (№ 305-КГ18-2488).

Подробнее об интересных позициях ВС, которые вошли в новый обзор, читайте в нашем материале «Верховный суд выпустил четвертый обзор практики в 2018 году» .

Можем ли мы зарегистрировать несколько товарных знаков?

ВОПРОС : задаёт Алла Андреевна ( 7 августа 2008 года )

У нашей компании (кондитерское и хлебопекарное производство) есть зарегистрированный товарный знак, свидетельство также уже получено. Возможна ли регистрация еще нескольких товарных знаков? Имеется ли Государственный стандарт на товарный знак? В каких законах можно более подробно почитать об этом?

Уважаемая Алла Андреевна!

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на который удостоверяется свидетельством.

Согласно статье 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Количество товарных знаков для одного владельца не ограничено. В силу того, что товарный знак служит цели индивидуализации товаров, при наличии нескольких видов товаров и по желанию юридического лица либо индивидуального предпринимателя, производящего такие товары, могут быть зарегистрированы товарные знаки на каждый вид товара. Так, например, огромное количество товарных знаков зарегистрировано кондитерскими фабриками (каждый сорт конфет – свой товарный знак).

Что касается Вашего вопроса о государственном стандарте, сообщаем: никакого Государственного стандарта на товарный знак не установлено.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: РЕГИСТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарный знак на нескольких лиц в РФ не регистрируют

Ernst & Young адаптировала доказательства с нулевым разглашением для блокчейна Ethereum
Аудиторская фирма из состава “большой четвёрки” Ernst & Young анонсировала инструмент, который позволит осуществлять приватные транзакции в блокчейне Ethereum.

В Китае представили первый в мире смартфон с гибким дисплеем
По словам разработчиков, FlexPai можно согнуть под углом от 0 до 180 градусов

Банк Америки запатентовал решение для хранения криптографических ключей
Описываемое устройство позволяет аутентифицировать владельца, не подключаясь к открытым сетям

В Британии запустили мощнейший компьютер, имитирующий мозг человека
Сообщается, что супермашина может выполнять более 200 миллионов операций в секунду

Эксперт: в США заметно выросло число патентных заявок от российских ученых
От российских авторов поступает порядка 900 заявок в год, сообщила президент компании Patent Hatchery, занимающейся регистрацией патентов и торговых марок в США и ЕС, Надежда Рейнганд

Что нельзя зарегистрировать в качестве товарных знаков

В качестве компромисса, когда с одной стороны предоставлена полная информация, но в ней легко разобраться, сперва идут комментарии к закону, а дальше, если нужно, можете ознакомиться с подробной выдержкой.

Нельзя зарегистрировать ТЗ «Xerox» – он стал уже общепринятый, потому что так называют любое копировальное устройство. Нельзя сок назвать «Вкусный» или «Яблочный» – называет сам предмет, (даже ТЗ на воду «Кристалл» хотели оспорить и отозвать ТЗ, пока не сошлись, что кристалл – это твердое состояние, и вода не может в нем пребывать в виде жидкости). Поэтому сок у нас может быть только «Добрый» или «Любимый».

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения

Нельзя зарегистрировать ТЗ, которые выглядят как официальные или государственные символы и знаки и тем самым могут вести в заблуждение.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:
1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта.
Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Ничто ложное и аморальное, понятное дело, никто вам не зарегистрирует.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Изобразительный ТЗ, похожий на яйца Фаберже, Мону Лизу, регистрировать нельзя. То есть все культурное наследие не трогаем.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Нельзя регистрировать ТЗ, уже зарегистрированные в других странах. То есть нельзя зарегистрировать в России известную (даже просто зарегистрированную в другом государстве) марку. Даже если она не зарегистрирована в России.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Нельзя регистрировать ТЗ, если он уже зарегистрирован в данном классе товаров или на него уже выдано заявление о регистрации (поэтому и нужно проводить предварительный поиск, а поиск по заявкам может провести только сам ФИПС, больше ни у кого таких данных нет). Речь идет о том, что рассматриваются только ТЗ в определенном классе товаров и услуг (для этого есть соответствующий классификатор См МКТУ), то есть если ТЗ заявлен в одной группе, то он может свободно быть зарегистрирован в другой.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

ТЗ, похожий на другой можно зарегистрировать только с согласия его владельца. То есть такой знак как «Abibas» вам разрешат регистрировать, только если вам даст добро на это «Adidas». Но, правда же, вы и сами в этом сомневаетесь!

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Есть понятие «место происхождения», которое является самом по себе товарным знаком, которое можно регистрировать. Это иногда важно, например для вин, того же Абрау Дюрсо. Такой знак может регистрировать только настоящий производитель в этом географическом месте. И вино разлитое в другом месте уже не есть Абрау Дюрсо, правда же! Но таких знаков у нас (но это только у нас) регистрируется немного. Еще примеры – «Тульский пряник», «Гжель», «Хохлома».

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Нельзя получить свидетельство на ТЗ, который можно спутать с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением, либо с зарегистрированным наименованием селекционного достижения. (Вряд ли это будет, но всякое бывает).

Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Важный момент еще: нельзя получить ТЗ на произведения науки, литературы или искусства без согласия обладателя прав. Причем это верно и даже про персонаж или даже цитату из такого произведения, как про фрагмент искусства. И если ТЗ касается какого-то лица, без его согласия – никак! А еще – промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени! Это важно. То есть – если есть уже такой сайт, как ваш ТЗ, то все сложно.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
По основаниям, предусмотренным в настоящей статье, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

И наконец, чтобы было ясно – а как проверяется ТЗ. Вот что именно сравнивается:

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
– наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
– близость звуков, составляющих обозначения;
– расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
– наличие совпадающих слогов и их расположение;
– число слогов в обозначениях;
– место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
– близость состава гласных;
– близость состава согласных;
– характер совпадающих частей обозначений;
– вхождение одного обозначения в другое;
– ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
– общее зрительное впечатление;
– вид шрифта;
– графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
– расположение букв по отношению друг к другу;
– алфавит, буквами которого написано слово;
– цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:
– подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
– совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
– противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Верховный Суд РФ указал, что российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц

Верховный Суд РФ в определении от 03.07.2018. № 305 –КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016 указал, что действующим законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.

Компания и общество обратились в Роспатент с заявлением об установлении режима совместного обладания исключительными правами на товарные знаки.

Роспатент отказал в заявленном требовании на том основании, что данная регистрация противоречит действующему законодательству и существу исключительного права на товарный знак.

Поддерживая решение Роспатента и отказывая в удовлетворении заявления, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, его функции индивидуализировать товары и услуги юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и что подзаконными нормативными актами не предусмотрена государственная регистрация Роспатентом “отчуждения 50% исключительного права” на товарный знак по договору.

Отменяя принятые по делу судебные акты и удовлетворяя заявленные требования, Суд по интеллектуальным правам указал, в частности, на неверное толкование судами пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, а также сослался на нормы международных соглашений (положения пункта (3) статьи 5C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006), участницей которых является Российская Федерация, которыми прямо предусмотрена возможность совладения исключительным правом на товарный знак и которые не учтены судами при рассмотрении спора.

По мнению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, Суд по интеллектуальным правам не учел в числе прочего следующее.

Как следует из статьи 128 ГК РФ, законодатель разделяет вещные права и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

Согласно пункту 2 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ (право собственности и другие вещные права).

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ.

Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не учтены нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, прямо предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно – положения пункта (3) статьи 5C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006 (далее – Сингапурский договор), являются необоснованными.

Согласно пункту 3 статьи 5C Парижской конвенции одновременное применение одного и того же знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.

Данная норма посвящена вопросам использования товарного знака.

Статьей 11 Сингапурского договора предусмотрен порядок изменения владельца товарного знака.

Положения пункта (3) статьи 5C Парижской конвенции и статьи 11 Сингапурского договора не предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно.

Кроме того, согласно статье 6C Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.

В отношении доводов общества и компании о том, что Роспатентом не было исполнено определение Суда по интеллектуальным правам, которым утверждено мировое соглашение между компанией и обществом, в котором установлен режим совместного владения правами на товарные знаки, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно руководствовались частью 1 статьи 142 АПК РФ и пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

На Роспатент, не являющийся стороной мирового соглашения, не возложены какие-либо обязанности, в том числе по регистрации заключенного сторонами соглашения договора о совместном обладании исключительным правом на товарный знак.

Заключение субъектами предпринимательской деятельности мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не лишает Роспатент обязанности исполнения им государственной функции по государственной регистрации договора в порядке пункта 1 статьи 1490 ГК РФ.

Более того, мировым соглашением, заключенным между сторонами, предусмотрено, что договор о совместном владении вступает в силу с даты его утверждения Судом по интеллектуальным правам и действует на территории Российской Федерации, Украины, Грузии, стран СНГ и Прибалтики. Если окажется, что в Российской Федерации, Украине или какой-либо иной стране СНГ, Грузии и Прибалтике совладение товарными знаками невозможно в соответствии с законодательством этой страны, стороны обязуются дополнительно согласовать порядок действий по урегулированию вопроса о совместном владении товарными знаками в такой стране.

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда РФ считает, что постановление Суда по интеллектуальным правам подлежит отмене как принятое с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела, а судебные акты судов первой и апелляционной инстанций – оставлению в силе.

Старший помощник прокурора округа по правовому обеспечению

Василий Александрович Рентеев, старший государственный патентный эксперт ФИПС
Анастасия Владимировна Ласунская, патентный поверенный юридической фирмы «АВЕНТА»

Авторы статьи считают, что не следует допускать двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг на имя одного и того же лица.

Один из существенных недостатков российского законодательства, регламентирующего процедуру регистрации товарных знаков, — отсутствие в действующей редакции Закона о товарных знаках и подзаконных ведомственных актах механизмов, препятствующих регистрации двух и более тождественных товарных знаков с разными датами приоритета в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг на имя одного и того же лица.

Основная причина, по которой не следует допускать этого – возможность злоупотребления таким лицом своим исключительным правом для извлечения незаконной прибыли. Конечно, большинство правообладателей об этом и не помышляют, но, как показала практика, всегда находятся такие предприниматели, которые для получения дополнительной прибыли специально стремятся к созданию различных правовых коллизий, используя «дырки» в законодательстве.

Предположим, какое-либо лицо, получив два свидетельства на тождественные товарные знаки, сначала уступает один из них (более поздний) второму лицу, не ставя того в известность о наличии более раннего тождественного товарного знака. Когда второе лицо начнет использовать приобретенный товарный знак, первое лицо может предъявить к нему материальные претензии в связи с тем, что оно сохранило исключительное право на такой же, но более ранний товарный знак, которое нарушается вторым лицом. Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания… вполне допускают возникновение подобной ситуации, тем более, что при регистрации в Роспатенте указанных договоров поиск обозначений, сходных с теми товарными знаками, в отношении которых регистрируется договор, не проводится.

Рассмотрим, какие меры по предотвращению подобной ситуации предусмотрены в действующей редакции Закона о товарных знаках.

Попытка предотвратить возможность двойной регистрации нашла отражение в п. 6 ст. 9 Закона: «В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок». Как видим, свидетельство на один из тождественных товарных знаков не будет выдано только в том случае, если указанные в заявках товары и/или услуги полностью или частично совпадают, и при этом данные заявки имеют одну и ту же дату приоритета.

Если такие заявки поданы и имеют разные даты приоритета, то ситуация значительно сложнее. Что же делать в этом случае? Указанную норму (п. 6 ст. 9 Закона) уже применить нельзя, она регулирует только ту ситуацию, когда рассматриваемые заявки имеют одинаковые даты приоритета.

Мы также не найдем ответа на поставленный вопрос, обратившись к ст. 7 «Иные основания для отказа». В п. 1 этой статьи, в частности, указано: «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет». Данная норма регламентирует только те ситуации, когда в отношении поданной заявки существует заявка на тождественный (или сходный до степени смешения) товарный знак или уже зарегистрированный тождественный товарный знак, принадлежащий другому лицу. Если такие заявки поданы одним и тем же лицом, то рассматриваемая норма не действует, и более поздней заявке нельзя противопоставить более раннюю заявку того же лица со ссылкой на п. 1 ст. 7 Закона.

Анализ других норм Закона о товарных знаках, регламентирующих основания для отказа и для оспаривания или прекращения действия свидетельства на товарный знак, показал, что они также не позволяют предотвратить регистрацию двух тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного лица, если заявки по ним имеют разные даты приоритета (в частности, поданы не в один день). Так, ст. 6 Закона установлены только абсолютные основания для отказа, для выявления наличия которых товарный знак не нужно сопоставлять с другими (в том числе и тождественными) товарными знаками. П. 2 и 3 ст. 7 Закона регулируют ситуации, когда с рассматриваемым товарным знаком сталкиваются, соответственно, сходное зарегистрированное наименование места происхождения товара и более ранние фирменное наименование, промышленный образец, знак соответствия, объекты авторских и личных неимущественных прав.

В ст. 28 Закона содержатся положения, касающиеся оснований для оспаривания регистрации, которые можно условно разделить на две категории:

• регистрация товарного знака произошла с нарушением одного из требований, установленных ст. 6 и 7 Закона;
• регистрация товарного знака не удовлетворяет требованиям общеюридического характера.

Указанные положения ст. 28 Закона о товарных знаках с рассматриваемой нами позиции не очень интересны. Среди них выделяется, пожалуй, только положение, изложенное в п. 1. 4): «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным… полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции». Однако исходя из указанного определения не ясно, можно ли рассматривать в качестве акта недобросовестной конкуренции двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг на имя одного и того же лица. Тем более, государственная патентная экспертиза ФИПС на стадии экспертизы заявленного обозначения подобным вопросом не занимается.

В ст. 29 Закона отражены только те обстоятельства, на основании которых может быть прекращена правовая охрана товарного знака. Среди них нет ни одного хоть сколько-нибудь затрагивающего прекращение регистрации тождественных товарных знаков одного лица с разными датами приоритета. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания*, регулирующие процесс рассмотрения заявки на товарный знак на стадии экспертизы заявленного обозначения, также не содержат ответа на поставленный вопрос. Как видим, ни действующая редакция Закона о товарных знаках, ни Правила по существу никак не препятствуют получению одним лицом двух или более свидетельств на тождественные товарные знаки в отношении однородных (или, по крайней мере, полностью или частично совпадающих) товаров и/или услуг при условии, что они имеют разные даты приоритета.

На практике государственной патентной экспертизой ФИПС, конечно, предпринимаются меры по предотвращению получения одним лицом двух свидетельств на тождественные товарные знаки с разными датами приоритета. Но, строго говоря, все они не основаны на нормах действующего законодательства. Чаще всего экспертиза ссылается на то, что Законом о товарных знаках не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг. Но ведь законодательством не предусмотрено и обратное. А, как известно, что не запрещено, то разрешено. В противном случае можно было бы отказать в регистрации абсолютно любому товарному знаку, даже такому общеизвестному, как «Coca-Cola». Ведь нигде в законодательстве прямо не прописано, что правовая охрана может быть предоставлена товарному знаку «Coca-Cola». Более того, в п. 14.7 Правил прямо указано, что «при установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне».

Приводятся и иные аргументы в отношении невозможности предоставления правовой охраны более позднему тождественному товарному знаку, однако все они по существу никак не подкреплены законодательными нормами. В свою очередь, отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку без ссылки на конкретные нормы Закона о товарных знаках, Правила или иные действующие на территории России нормативные акты недопустим.

Чтобы предотвратить двойную регистрацию тождественных товарных знаков в отношении однородных товаров и/или услуг с разными датами приоритета, требуется подкорректировать либо Закон о товарных знаках, либо Правила. Это можно сделать, например, по аналогии с Патентным законом, в котором предусмотрена защита от патентования двух или более тождественных технических или художественно-конструкторских решений на имя одного лица. Правда, отказать в выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец или оспорить уже действующий патент можно только после регистрации более раннего тождественного технического или художественно-конструкторского решения. Так, например, для изобретений в п. 1 ст. 4 Патентного закона указано: «При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета… и запатентованные (любым лицом — Прим. авт.) в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Однако еще лучше, если отказ в регистрации более позднего тождественного товарного знака можно будет сделать еще на стадии экспертизы заявленного обозначения, не дожидаясь регистрации более раннего тождественного товарного знака. Для этого первые два абзаца п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках целесообразнее изложить в следующей редакции:

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

• тождественные с товарными знаками;
• сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет».

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что при реформировании Закона о товарных знаках не лишним будет задаться вопросом: почему действующая редакция Закона прямо запрещает регистрацию двух и более тождественных товарных знаков на имя одного и того же лица в отношении полностью или частично совпадающих товаров и/или услуг с одинаковыми датами приоритета и в то же время никак не реагирует на ситуацию, когда регистрируются такие же товарные знаки, но только с разными датами приоритета? Не приведет ли подобная неувязка к нежелательным последствиям для сложившегося в России рынка товаров и услуг?

Оцените статью: